Подходы к определению убытков за незаконное использование тм

Погоня за известными мировыми брендами только наращивает свои обороты не только в Украине, но и во всем мире.

Ни для кого не является секретом, что в большинстве случаев 80 % от цены продукции известного бренда составляет именно имя. Некоторые бренды такие как «Louis Vuitton» даже не делают скидок и непроданный в сезон по баснословной цене товар просто уничтожают, чтобы не допускать обесценивание бренда.

При этом в современном обществе статусности и потребления, где тебя встречают «по одежке», многим хочется иметь эксклюзивные вещи, но при этом не все готовы платить их реальную цену. И здесь на помощь приходят китайские, а часто и наши подпольные производители, готовые удовлетворить данные запросы.

Практически в каждом магазине одежды, а тем более на рынках, можно найти «брендовые» вещи, но по смешным ценам.  Все мы понимаем, что такая продукция является контрафактной, а по сути просто подделкой.

  • Необходимо отметить, что под «брендом» мы будем понимать зарегистрированную в соответствии с требованиями законодательства торговую марку, на которую распространяется защита как на объект права интеллектуальной собственности.
  • Законным правообладателем, согласно определениям действующего законодательства, является собственник свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, владельцу международной регистрации или лицу, чья ТМ в Украине была признана хорошо известной (часть 2 статьи 495 ГК Украины).
  • Пункт 2 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее – Закон) предусматривает, что свидетельство предоставляет владельцу право использовать зарегистрированный знак и другие права, определенные данным Законом.
  • При этом в соответствии использованием ТМ признается: нанесение его на какой-либо товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, сохранение такого товара с указанным нанесением знака в целях предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз); применение его во время предложения и предоставления какой-либо услуги, для которой знак зарегистрирован; применение его в деловой документации или в рекламе и сети Интернет.
  • Также свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия, если иное не предусмотрено данным Законом.
  • Таким нарушением должны признаваться действия со стороны любого лица, которое не имеет права, но применяет зарегистрированную торговую марку или обозначение сходное с ним до степени смешения на товарах и при предоставлении услуг, для которых ее зарегистрировано, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный оборот на территории – Украина.
  • Владелец свидетельства имеет право требовать прекращения нарушения его прав, а нарушитель обязан возместить владельцу свидетельства причиненные убытки.

Если обсуждать вопрос определения размеров убытков, то существует определенная догма, что одна единица контрафактного товара вытесняет с рынка одну единицу оригинального (так называемый принцип вытеснения).

Однако, он достаточно часто критикуется исходя из того, что размер убытков рассчитывается как произведение количества контрафактных товаров на цену оригинальных.

Но при данном подходе не учитываются такие важные факторы как, то что при определении количества контрафактных товаров учитываются даже те, что хранятся на складе с целью сбыта, а стоимость оригинальной продукции берётся цена, по которой реализовывают ее посредники, не отнимая все их «наценки». 

Кроме того, при данном подходе крайне важно определить, действительно ли возможно такое вытеснения оригинального товара контрафактным, учитывая разницу в их стоимости. Ведь если, к примеру, сумка Louis Vuitton в оригинале стоит 1500 дол., а на рынке ее можно купить за 500 грн.

, то ни о каком вытеснении говорить и не приходится. На потребителя, который не может себе купить брендовую сумку, правообладатель ТМ Louis Vuitton в принципе не мог рассчитывать, поэтому определять его убытки просто исходя количества контрафактной продукции не совсем корректно.

В данном случае можно говорить больше о не реальных убытках, а об упущенной выгоде, которая в данном примере заключается в нарушении деловой репутации ТМ, вследствие которой правообладатель лишился потенциального покупателя: тот, который в состоянии купить брендовую вещь по высокой цене, с целью подчеркнуть свои имущественный статус, вполне может отказаться от такой покупки, если подобные подделки наполнят рынок. 

Анализ судебной практики по вопросу незаконного использования бренда и компенсации ущерба правообладателю за такое нарушение сводится к ключевому аспекту – доказывания причинно – следственной связи между действиями правонарушителя и нанесению ущерба владельцу бренда. Только после доказывания этого обстоятельства возможно компенсировать упущенную выгоду. В нашей правоприменительной среде сложилась следующие подходы к определению размера упущенной выгоды, а именно:

– издержки, которые правообладатель понес для установления факта правонарушения, применения мер по его прекращению, потери части рынка сбыта, покупателей, лицензиатов;

– доход, полученный от реализации товара с использованием ТМ правообладателя, но без соответствующего разрешения;

-доход, от лицензионного договора, который правонарушитель должен был заключить для реализации товаров/услуг. (т.е. те оплаты, которые правообладатель мог получить по соответствующему договору).

В дальнейшей статье мы рассмотрим практические кейсы, связанные с защитой прав собственников ТМ на компенсацию упущенной выгоды вследствие незаконных действия правонарушителей.

Автор консультації: Анастасия Бабийчук,  юрист АО “КФ “ДОМИНАНТА”

Источник: http://chp.com.ua/all-news/item/59472-podkhody-k-opredeleniyu-ubytkov-za-nezakonnoe-ispolzovanie-tm

Компенсация за незаконное использование товарного знака

Компенсация за незаконное использование товарного знака

По самым меньшим подсчетам, В Российской Федерации зарегистрировано около пятисот тысяч товарных знаков[1], каждый из которых , зачастую, подвергается нарушениям.  Первым этапом на пути к защите используемого товарного знака является его регистрация.

На сегодняшний день регистрация товарного знака превращается в стандартную процедуру, о которой осведомлен каждый правообладатель. В современных условиях товарные знаки требуют все большей и большей защиты, поэтому одной лишь регистрации уже недостаточно.

  • Мы хотели бы поговорить о возможных способах защиты прав на товарные знаки в случае, когда ваши права на уже зарегистрированные товарные знаки, нарушены.
  • Какими могут быть требования при нарушении прав на товарный знак?
  • Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – «ГК РФ») предусматривает ответственность за нарушение исключительных прав на товарные знаки, по общему правилу, в виде возмещения убытков правообладателю.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ применительно к нарушению прав на товарные знаки, для правообладателя существует дополнительная возможность восстановления нарушенных прав – требование взыскания компенсации за нарушение исключительных прав вместо возмещения убытков.

ГК РФ прямо указывает, что компенсация взыскивается “вместо возмещения убытков”, что означает, что, заявляя требование о выплате ему компенсации, истец отказывается от взыскания убытков, даже если об этом прямо не говорится в исковом заявлении.

Таким образом, при нарушении исключительных прав на товарные знаки, возможно взыскание либо компенсации, либо убытков.

Если говорить о размере подлежащих взысканию убытков или компенсации, то с первыми все достаточно просто. Убытки подлежат взысканию в том размере, в котором они причинены правообладателю нарушением его прав, при наличии достаточных обоснований возникновения заявленного размера убытков.

Компенсация же, в свою очередь, подлежит взысканию при доказанности только факта правонарушения вне зависимости от размера причиненных таким правонарушением убытков. При выборе взыскания компенсации, правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Положения норм статьи 1252 ГК РФ и статьи 1515 ГК РФ нельзя понимать, как освобождение от обоснования размера заявленной правообладателем компенсации в принципе.

В данной связи, правообладатель освобождается от доказывания точного размера причиненных убытков.

Однако, размер компенсации должен быть заявлен правообладателем не произвольно, а в связи с характером или размером неблагоприятных последствий правонарушения.

Каким образом определяется компенсация за незаконное использование товарного знака?

Статья 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает три возможных способа определения компенсации за незаконное использование товарного знака:

  • в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
  • >в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
  • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
  1. Каким же образом соотносятся между собой данные способы, и как правообладателю выбрать тот или иной способ определения компенсации?
  2. Представляется, что правообладатели должны выбирать тот или иной способ определения компенсации не произвольно, а в зависимости от имеющихся у них доказательств.
  3. То есть, при контрольной закупке контрафактных товаров и имеющихся на руках доказательств их продажи в магазинах, правообладателю будет проще доказать компенсацию, выбрав второй способ.
  4. В случае если у правообладателя наличествует лицензионный договор, или иной договор на право использования товарного знака, то правообладателю разумнее будет выбрать третий способ подсчета компенсации.
  5. В основном, многие правообладатели выбирают первый способ определения компенсации, так как первый способ является самым распространенным из трех, так как, по сути, для его обоснования требуется меньше усилий в части сбора доказательства, чем для остальных перечисленных способов.
  6. В связи с наибольшей распространенностью первого способа подсчета компенсации, в отношении него, наличествует наибольшее количество проблем, которые мы последовательно рассмотрим.
  7. Завышение размера компенсации правообладателями

Подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ определяет, как минимальный, так и максимальный предел размера компенсации за незаконное использование товарного знака, тем самым предоставляя правообладателю право, по сути, выбирать размер взыскиваемой им компенсации. Такое положение закона дает основания для злоупотребления правообладателя своими правами, так как правообладатели зачастую заявляют компенсацию в большем объеме, чем та, на которую они действительно могут претендовать.

  • В связи с этим, Верховным судом и Высшим арбитражным судом были предложены следующие варианты борьбы с завышением правообладателями размера взыскиваемой компенсации:
  • Пропорциональное взыскание государственной пошлины
  • Верховным судом была предложена идея о том, чтобы при уменьшении размера заявленной компенсации судебные расходы по взысканию государственной пошлины распределялись пропорционально: с ответчика в размере, исчисленном пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований; с истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.
  • Данная позиция поддерживается Судом по интеллектуальным правам в своих постановлениях.
  • Отказ в защите нарушенного права

Высший арбитражный суд выработал позицию о том, что предусмотренная в статье 1515 ГК РФ компенсация направлена на восстановление нарушенного права, и что размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что правообладатель должен быть возвращен в то имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

  1. Очевидно, что завышенный размер компенсации может оцениваться судами в качестве своеобразного злоупотребления правом, так как получается, что правообладатель заявляет требования в отношении того, на что не имеет права претендовать.
  2. Такое злоупотребление, согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, влечет за собой отказ в защите нарушенного права правообладателя[5].
  3. Снижение размера компенсации ниже низшего предела
See also:  Незаконне зберігання, виготовлення та придбання наркотиків та психотропних речовин

13 декабря 2016 года Конституционный суд Российской Федерации указал на необходимость разрешить судам в исключительных случаях снижать суммы компенсации за нарушение исключительных прав ниже установленного законом минимального предела в 10 000 рублей.

У судов появилась возможность не взыскивать в пользу правообладателей, целью которых является обогащение, сумму компенсации несоразмерной нарушению.

Так, в каждом конкретном деле судам предоставляется возможность учитывать все обстоятельства дела и в случае участия в процессе «недобросовестного» правообладателя и «добросовестного» нарушителя, взыскать компенсацию в размере ниже низшего предела.

  Таким образом, будет минимизирована ситуация, в которой при стоимости контрафактного товара в 100 рублей, судам приходилось взыскивать компенсацию в минимальном размере в 10 000 рублей. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации направлено на защиту добросовестных участников гражданского оборота. У судов теперь есть возможность пресекать действия «недобросовестных» правообладателей, которые зарабатывают на взыскании компенсации, а также взыскивать с нарушителей компенсацию соразмерную допущенному нарушению.

Взыскание компенсации за неиспользуемый товарный знак

Кроме того, часто возникают следующие случаи злоупотребления со стороны правообладателей. Например, взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака правообладателем, чей знак не используется уже на протяжении более чем трех лет.

Подобный случай был рассмотрен Верховным судом[7] в своей практике и суд пришел к выводу о том, что подобное требование является злоупотреблением со стороны истца, следовательно, на основании статьи 10 ГК РФ в удовлетворении таких требований следует отказывать. Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию Верховного суда.

  • Намеренное изменение способа расчета компенсации в процессе
  • Зачастую, правообладатели в процессе изменяют способ подсчёта компенсации, таким образом, переигрывая нарушителя и представляя доказательства, не представленные ими ранее.
  • В данной связи необходимо отметить, что, несмотря на то, что мы говорим о трех видах подсчета компенсации, их можно объединить в две группы: компенсации в твердой сумме (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) и расчетные компенсации (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).
  • Относительно изменения способа расчета компенсации, существуют противоположные позиции: истец вправе свободно менять вид компенсации до вынесения судебного акта, либо же истец этого делать не вправе, так как в этом случае усматривается одновременное изменение предмета и основания иска, что запрещено процессуальным законом.
  • Невозможно изменение способа подсчета компенсации между подпунктом 1 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ
  • Суд по интеллектуальным правам, рассматривая данный вопрос, отметил, что статья 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ позволяет истцу по ходу рассмотрения дела поменять основания иска.
  • Такое изменение будет возможно только в рамках перехода между вариантами подсчета компенсации в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, так как в таком случае не изменяется предмет и основание иска.
  • Переход между подпунктом 1 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не представляется возможным.
  • Исчерпание права на взыскание компенсации

Судебная практика[10] складывается таким образом, что признает выбор одного из способов подсчета компенсации – исчерпанием права на взыскание компенсации. Таким образом, при выборе одного из способов подсчета компенсации, правообладатель уже не вправе изменить выбранный способ подсчета.

По смыслу указанной нормы в случае избрания способа определения компенсации и реализации своего права на нее, правообладатель не вправе впоследствии менять способ расчета компенсации.

Кроме того, необходимо отметить, что разница между выбранными способами подсчета не должна быть колоссальной в плане размера взыскиваемой компенсации. Каждый из способов подсчета компенсации должен соотноситься с другим таким образом, чтобы при подсчете путем применения каждого из видов, перечисленных в ст. 1515 ГК РФ, размер компенсации был приблизительно равным.

Необходимость доказывания размера компенсации (виды доказательств)

Необходимость доказывания размера компенсации становилась предметом подробного обсуждения Верховным судом[12]. Верховный суд выработал определенные подходы к доказыванию размера компенсации по статье 1515 ГК РФ, которые на данный момент используются и другими судами.

Рассмотрим возможные варианты обоснования каждого из видов компенсации, согласно статье 1515 ГК РФ:

В размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения

При взыскании на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. Судебной практикой[13] определены критерии оценки нарушения для выбора того или иного размера компенсации.

При определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя. При этом суд принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак

Что касается обоснования заявленной компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, то в таком случае в качестве доказательств размера заявленной компенсации принимаются[14] кассовые чеки, товарные накладные, сертификаты качества, декларации на товары (таможенные декларации).

Помимо доказательств, указанных выше, суды иногда принимают во внимание неординарные доказательства использования товарных знаков. Например, в одном из дел[15]обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками правообладателя, было размещено не на товарах, а на счетах за оплату товара, то есть на бухгалтерской документации.

  1. В двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака
  2. Стандартным обоснованием размера данного вида взыскиваемой компенсации является лицензионный договор или иной договор, предусматривающий предоставление права использования товарного знака.
  3. Важно отметить, что в договоре должна быть прямо указана стоимость предоставления права конкретного товарного знака, иначе подобное доказательство не будет принято судом.

Например, в одном из дел[16] правообладателем в обоснование заявленного им размера компенсации, был представлен лицензионный договор, содержащий в себе указание на передачу одиннадцати товарных знаков с указанием в договоре стоимости за все одиннадцать товарных знаков.

В конкретном деле о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака фигурировал только один товарный знак.

Лицензионный договор не был принят в качестве доказательства стоимости товарного знака, так как у каждого из товарных знаков разная известность для потребителя, а потому нельзя установить действительную стоимость одного товарного знака на основании известности цены за все одиннадцать товарных знаков.

Исключительные права на товарные знаки требуют все большей и большей охраны. Законодателем установлена такая возможность восстановления нарушенных прав исключительных прав на товарные знаки, как взыскание компенсации.

Компенсация не может пониматься бесконечно широко, как и любое средство восстановления нарушенных прав.

Поэтому важно соблюдать баланс и устанавливать дополнительные критерии и пределы применения компенсации как меры ответственности и как меры восстановления нарушенных прав.

Компенсация ни в коей мере не направлена на ухудшение положения правообладателей, а призвана упорядочить практику ее взыскания, внести большее единообразие в действия судов, создать разумные препятствия на пути возможных злоупотреблений.

Источник: https://zakon.ru/blog/2017/3/28/kompensaciya_za_nezakonnoe_ispolzovanie_tovarnogo_znaka

Суд при определении размера компенсации за незаконное использование товарного знака не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем товарного знака

Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299

ООО “Р.” является правообладателем товарного знака. Индивидуальный предприниматель осуществлял реализацию товара, на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком правообладателя, а также предлагал к продаже аналогичную продукцию.

ООО “Р.” как правообладатель товарного знака обратилось с иском о взыскании с предпринимателя компенсации, рассчитанной на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и заявленной исходя из стоимости права использования товарного знака.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, иск удовлетворен частично. Снижая размер компенсации, суд исходил из однократности нарушения ответчиком одного товарного знака истца и из незначительной стоимости контрафактного товара.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пп. 2 п. 4 ст. 1515, п. 3 ст. 1252 ГК РФ). При этом он должен доказать факт правонарушения, не доказывая размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ (Постановление от 13.12.2016 N 28-П) положения пп. 1 ст. 1301, пп. 1 ст. 1311 и пп. 1 п. 4 ст.

1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они не позволяют суду при определении размера компенсации в случае нарушения предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков и если при этом обстоятельства дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Доводы истца о невозможности изменения размера компенсации, заявленной на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, являются необоснованными.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости снижения, обязана это доказать.

See also:  Что изменит закон о защите прав потребителей финуслуг

Такое снижение должно быть мотивировано судом и подтверждено доказательствами (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017).

ООО “Р.” избрало компенсацию, взыскиваемую на основании пп. 2 п. 4 ст.

1515 ГК РФ, следовательно, снижение ее размера ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного доказательствами.

Суд при определении размера компенсации не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

Однако суды произвольно определили размер компенсации, разделив сумму вознаграждения по лицензионному договору на 12 месяцев способом, не предусмотренным ни пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ни пп. 1 п. 4 ст.

1515 ГК РФ, немотивированно снизив размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

  • Верховный Суд РФ отменил судебные акты по делу и направил дело на новое рассмотрение.
  • Перейти в текст документа »
  • Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам – в системе КонсультантПлюс.
  • Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 13.07.2017

Поделиться ссылкой:

Источник: http://www.Consultant.ru/law/hotdocs/50223.html/

Как доказать размер убытков при нарушении ТМ на сайте

Основные способы нарушения ТМ на веб-сайте (кроме доменных имен): (1) продажа контрафактных товаров и (2) использование чужой ТМ для продажи своих товаров/услуг (введение в заблуждение). Коль скоро наш закон и судебная практика бессильны в вопросе определения размера убытков при таких нарушениях, обратимся к опыту других правопорядков.

Два традиционных способа определить размер убытков при незаконном использовании торговой марки (ТМ) в рамках гражданского правонарушения:

(1) взыскать размер дохода, который получил нарушитель от продажи каждой единицы контрафактной продукции – абзац второй ч. 3 ст. 22 Гражданского кодекса Украины (сложно применить при нарушении ТМ для услуг, ведь их объем трудно подсчитать);

(2) взыскать плату за пользование ТМ, которую нарушитель заплатил, если бы заключил лицензионный договор.

Этот вариант более универсален и справедлив (рыночная стоимость товара или услуги не на 100% состоит из роялти), однако сферу его применения существенно сужают два обстоятельства: (1) правообладатель не заключает лицензионные договора и (2) в индустрии нет рынка, достаточного для определения стоимости лицензии.

В идеале, убытки должны равняться расходам правообладателя, необходимым для восстановления нарушенного права, что требует определить несколько ключевых предположений:

(1) одна реализованная единица контрафактного товара вытесняет на рынке одну единицу оригинального товара (седьмой абзац п. 50 Постановления Пленума ВХСУ № 12 от 17.10.2012 г.);

  • (2) потребитель, единожды купив поддельный (априори некачественный) товар / услугу, способен временно или постоянно отказаться от покупки товара / услуги этой марки (что тоже может быть опровергнуто);
  • (3) продажа определенного объема контрафактного товара и последовавшее за этим снижение спроса на оригинальный товар обесценивают расходы правообладателя или лицензиата на популяризацию ТМ и товара, а чтобы восстановить спрос (и доверие) нужны дополнительные расходы на рекламу.
  • Однако следует признать, что, во-первых, чаще всего доказать настоящее количество проданных контрафактных товаров невозможно, а, во-вторых, высокий стандарт доказывания причинно-следственной связи нивелирует шансы взыскать расходы на восстановление репутации ТМ и лояльности потребителей.
  • При правильном подборе доказательств нарушитель может показать, что он не только не получил прибыль (не успел продать достаточно контрафактного товара), а даже потерпел убытки (документально подтвердит, что расходы на изготовление партии товара выше доходов от проданного количества).
  • Против такого аргумента возражают, указывая, что нарушитель в любом случае понес бы такие расходы (это ведь себестоимость) даже если бы наносил свою ТМ на товар.
  • Контраргумент – цена оригинального товара отличается от цены контрафактного товара потому, что включает либо расходы на создание и популяризацию ТМ, либо плату за использованием ТМ, значит убытки правообладателя не должны равняться полной стоимости товара (что приводит нас ко второму варианту – лицензионный платеж).
  • В дело Apple v Samsung, находящееся в Верховном суде США в части вопроса обоснованности размера убытков, который посчитали исходя из полной стоимости единицы контрафактной продукции остро критикуется этот подход.
  • Например, если производитель мороженного позаимствовал у конкурента название, которое последний зарегистрировал как ТМ, какова доля доходов нарушителя получена именно за счет использования сходного обозначения при условии, что остальные элементы (упаковка, рисунок, логотип) отличаются?
  • Защита знаков с репутацией как привилегия

Ни первый, ни второй способы не позволяют возместить ущерб, который наносится различительной способности знака и особенно – ущерб (потеря) репутации (лояльности) среди потребителей. Речь о так называемой «power of attraction», присущей ТМ с репутацией и достаточно долгой историей использования.

Изначально понятие «защиты репутации знака» присуще системе общего права (для которой характерно предоставление охраны по принципу «first to use», а не «first to file»), но можно попробовать применить его для защиты тех обозначений, которые активно используются, а нарушитель эксплуатирует их известность, получая неправомерную выгоду.

Источник: https://legal-it.club/kak-dokazat-razmer-ubytkov-pri-narushenii-tm-na-sajte/

Решение о взыскании убытков за незаконное использование патента на полезную модель и компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

107053, Москва, пр. Академика Сахарова, д. 18

http://www.asmo.arbitr.ru/

  • РЕШЕНИЕ
  • Именем Российской Федерации
  • г. Москва

Дело № А41-«…»/15

Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2016 года Полный текст решения изготовлен 22 января 2016 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи П.Н.А. (единолично) при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В.В.

Рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «ЗС» (ИНН «…», ОГРН «…») к ответчику ООО «ИД» (ИНН «…», ОГРН «…») третье лицо: КОО «SFE» при участии: от истца – Павлов С.В.

, Куликова О.С. от ответчика – не явился; извещен; от третьего лица: не явился; извещен;

  1. о взыскании 6 789 234 рублей убытков, причиненных незаконным использованием патента на полезную модель, и компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака, изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей
  2. УСТАНОВИЛ:
  3. Общество с ограниченной ответственностью «ЗС» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ИД» о взыскании 6 789 234 рублей убытков, в том числе 1 789 234 рублей убытков, причиненных незаконным использованием патента на полезную модель, и 5 000 000 рублей компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака, изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей: в количестве 500 (пятисот) штук.
  4. Определением от 10 сентября 2015 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, по ходатайству ответчика и по ее ходатайству привлечена компания КОО «SFE».

Ответчик и третье лицо в заседание суда не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем дело рассматривается в их отсутствие по имеющимся в деле доказательствам в порядке статьи 156 АПК РФ.

Ответчик в письменном отзыве на иск требования оспорил, сославшись на обязанность третьего лица (поставщик по договору) в силу условий поставки ДАФ обеспечить лицензии, разрешения и другие формальности по вывозу поставляемого товара из КНР; оспорил размер убытков; считает необходимым проведение экспертизы.

Третье лицо – КОО «SFE» письменного отзыва на иск не представило.

Определениями от 14 августа 2015 года и от 10 сентября 2015 года по ходатайству ответчика в порядке статьи 66 АПК РФ истребованы спорные изделия, в связи с необходимостью отбора образцов в присутствии представителей лиц, участвующих в деле.

В предварительном судебном заседании 10 сентября 2015 года в присутствии представителей сторон обозревалось изделие, опечатанное пломбой № «…», приобщенное к материалам дела определением от 31 августа 2015 года.

При его осмотре установлено, что на левой половине нижней части корпуса изделия просматриваются следы спиливания, потертости, в связи с чем, определить наличие или отсутствие буквенного обозначения не представляется возможным.

По ходатайству сторон образцы изделий не осматривались.

По ходатайству истца и с учетом его пояснения о том, что выборка изделий производилась в присутствии заинтересованных лиц без его участия, повторно истребованы доказательства: по одному экземпляру каждого вида изделия. Отбор экземпляров произведен на складе ООО «К» в присутствии представителя истца и ответчика.

В судебном заседании 09 ноября 2015 года обозревались указанные образцы, приобщенные к материалам дела определением от 23 октября 2015 года. При осмотре изделия, опечатанного желтой пломбой № «…» и синей пломбой № «…

», не установлено следов спиливания, потертости на левой половине нижней части корпуса изделий, обозначения маркировки «…» отсутствуют. При осмотре изделия, опечатанного желтой пломбой № «…» и синей пломбой № «…

», выявлены следы спиливания, потертости, читаемые знаки маркировки «…» на левой половине нижней части корпуса изделия. При осмотре изделия, опечатанного желтой пломбой № «…» и синей пломбой № «…

», также установлено, что на левой половине нижней части корпуса изделия просматриваются следы спиливания и потертости, мало читаемые знаки последних двух букв маркировки «…».

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью «ЗС» – истец является обладателем исключительных прав на полезную модель «…», охраняемую патентом РФ № «…», дата приоритета «…», и на товарный знак «…», охраняемый свидетельством РФ № «…», дата приоритета «…».

Истцу принадлежит исключительное право использования полезной модели и товарного знака любым не противоречащим закону способом. Истец, являющийся правообладателем, не давал разрешение обществу с ограниченной ответственностью «ИД» – ответчику на использование указанных полезной модели и товарного знака.

Во исполнение условий контракта № «…» от «…» продавец – компания КОО «SFE» на условиях DAF продало ответчику – покупателю инструменты, оборудование в ассортименте, количестве, по цене, определяемым в бланке-заказе, спецификациях, инвойсе.

По ГТД № «…» ответчик ввез на территорию России строительный инструмент, ручной, марка «…» 200 штук, «…» 200 штук, «…» 300 штук, «…» 200 штук, «…» 50 штук. В ГТД указано на наличие сертификатов на товары.

В январе 2015 года из письма общества с ограниченной ответственностью «У» исх. №02 от 12.01.2015 истцу стало известно, что ответчик незаконно использует его патент на полезную модель и товарный знак.

Источник: https://uslugijurista.ru/reshenie-o-vzyskanii-ubytkov-za-nezakonnoe-ispolzovanie-patenta-na-poleznuyu-model-i-kompensatsii-za-narushenie-isklyuchitelnykh-prav-na-tovarnyi-znak

Пандемия захлестнула бренды

“Ъ” обнаружил, что пандемия повлияла не только на судебные дела бизнеса с госорганами, но и на споры между самими предпринимателями. Суды смягчают ответственность за использование чужих товарных знаков (Adidas, Angry birds, Лунтик и др.

See also:  Пішохідні зони та необгрунтовані заборони зупинки і стоянки: наскільки вони законні?

), считая, что нарушитель заслуживает снисхождения в текущих неблагоприятных условиях.

По мнению юристов, если ссылки на пандемию и бедственное положение бизнеса при снижении штрафов в пользу государства могут быть оправданы, то уменьшение компенсаций, взыскиваемых в пользу частных владельцев брендов, выглядит как минимум спорным.

В период пандемии арбитражные суды находят все больше возможностей для смягчения ответственности за нарушения, допущенные бизнесом.

Среди дел, в которых “Ъ” обнаружил ссылки на пандемию как один из мотивов решения, попали, в частности, споры в сфере интеллектуальной собственности.

По мнению ряда судов, пандемия может смягчить ответственность нарушителей исключительных прав. Причем речь идет не только о делах предпринимателей с госорганами, но и о спорах между частными лицами.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию»

В практике арбитражных судов наметилась тенденция по снижению размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. В ряде дел суды, признав факт правонарушения, уменьшили взыскиваемые суммы в несколько раз, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку.

Так, арбитражный суд Кемеровской области 1 июня снизил размер компенсации, взыскиваемой с ИП Натальи Филоненко за нарушение исключительных прав на товарный знак (ст. 1252 и ст. 1515 ГК РФ). Финская Rovio Entertaiment Corporation («Ровио Энтертеймент Корпорейшн») требовала 80 тыс. руб.

компенсации за неправомерное использование логотипа Angry birds, изображений птичек и свинок (по 10 тыс. руб. за каждый товарный знак). Нарушение подтверждалось видеозаписью и чеком, доказывающими продажу предпринимателем носового платка (цена — 30 руб.) с изображениями, сходными до степени смешения с товарными знаками финской компании.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию с пандемией и распространением короновируса, сложившееся финансовое положение ответчика, с учетом принципов разумности и справедливости, соразмерности суммы компенсации последствиям нарушения», а также то, что правонарушение совершено впервые, суд взыскал с Натальи Филоненко всего 20 тыс. руб.

компенсации (по 2500 руб. за каждый знак) и постановил уничтожить контрафактный платок.

С такой же формулировкой была снижена с 230 тыс. руб. до 55 тыс. руб. компенсация, взысканная арбитражным судом Кемеровской области 25 мая с ООО «Игроторг» в пользу ООО «Студия анимационного кино “Мельница”» за нарушение исключительных прав на изображения персонажей мультсериала «Лунтик и его друзья» (11 товарных знаков).

Схожие изображения мультипликационных героев были обнаружены на проданном ответчиком конструкторе (цена — 59 руб.) и других товарах, предлагаемых к реализации на сайте «Игроторга».

Помимо ссылок на пандемию и соразмерность санкции нарушению суд отметил, что студия лишь требовала компенсации, но не требовала запретить продажу товаров и изъять информацию о них с сайта.

Вдвое снизил суд размер штрафа за нарушение исключительных прав корейской ROI VISUAL Co, требовавшей 50 тыс. руб. с ООО «Папирус сервис» за продажу игрушки (цена — 835 руб.

) с изображением четырех персонажей мультсериала о машинах-трансформерах «Робокар Поли» без соответствующего разрешения.

Решение от 27 мая также было вынесено с учетом «финансового положения ответчика» и «сложившейся в стране ситуации пандемии и эпидемии коронавируса».

Похожую позицию занял и арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, 18 мая суд уменьшил компенсацию за нарушение прав на товарный знак JBL до 20 тыс. руб. Harman International Industries как правообладатель требовала 50 тыс. руб.

с ИП Андрея Озерова за продажу контрафактной колонки с логотипом JBL (цена — 2000 руб.). Истец до обращения в суд требовал от ответчика прекратить нарушение интеллектуальных прав и добровольно выплатить компенсацию, но этого не произошло.

Тем не менее суд счел возможным снизить взыскиваемую сумму, принимая во внимание в том числе «сложившуюся экономическую обстановку в стране в период пандемии».

Помимо гражданско-правовых споров между предпринимателями есть и примеры дел со ссылками на пандемию, где за нарушение прав на чужие товарные знаки привлечения к ответственности добивались госорганы. Результат был примерно таким же — смягчение санкций.

Так, отдел МВД по городу Ураю (ХМАО) по итогам закупки выяснил, что ИП Любовь Коровина реализовывала одежду с товарными знаками Nike и Adidas без разрешения правообладателей, причем одежда не соответствовала оригинальной продукции. Госорган потребовал привлечь ИП к ответственности по ст. 14.

10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака) и взыскать штраф в трехкратном размере стоимости реализованной продукции — 72,4 тыс. руб. Арбитражный суд ХМАО-Югры 2 июня решил уменьшить штраф ниже минимального, до 25 тыс. руб. Тот же суд снизил штраф ИП Овику Зорогляну за продажу контрафактной одежды Adidas с 342,3 тыс. руб.

(трехкратный размер стоимости проданного товара, взыскать который просил отдел полиции №4 МВД по Сургутскому району) до 25 тыс. руб.

Во всех случаях реализация продукции имела место до пандемии коронавируса, а контрафактный товар было решено уничтожить. Суд объяснил снижение штрафов среди прочего с учетом «сложного имущественного положения, обусловленного в том числе приостановлением предпринимательской деятельности в связи с пандемией».

Арбитражный суд Иркутской области 4 июня применил тот же подход и к ИП Марине Ильченко, которую межмуниципальный отдел МВД РФ «Братское» в апреле уличил в продаже презервативов Contex без разрешения владельца товарного знака ООО «Рекитт Бенкизер АйПи».

ИП просила смягчить ответственность, ссылаясь на неблагополучную финансовую ситуацию из-за пандемии, наличие ипотеки и трех детей на иждивении.

Суд пошел ей навстречу, учтя среди прочего «нестабильную экономическую обстановку в стране», и заменил штраф на предупреждение с уничтожением контрафакта.

«Риск равен для обеих сторон»

Юристы отмечают, что возможность установления за нарушение прав на интеллектуальную собственность компенсации ниже минимальной ввел Конституционный суд 13 декабря 2016 года.

Подход был развит Верховным судом РФ, в практике которого в дальнейшем были обозначены возможные условия: совершение правонарушения впервые, незначительная стоимость контрафактных товаров, убытки правообладателя многократно меньше размера требуемой компенсации и так далее.

Старший юрист CMS Ирина Шурмина поясняет, что суды в каждом случае анализируют добросовестность ответчика, а если он является ИП либо относится к малому или среднему бизнесу, то проверяют и аргументы о материальном положении.

«Поскольку распространение коронавирусной инфекции стало причиной экономического кризиса и затрудненного финансового положения многих субъектов малого бизнеса, неудивительно и вполне логично, что данные обстоятельства используются ответчиками для обоснования снижения компенсации»,— полагает госпожа Шурмина. В доводе о пандемии «есть психологическая, эмоциональная логика», тем более, что эти дела рассматривались в самый пик эпидемии, когда государство шло на уступки бизнесу, добавляет руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ «Андрей Городисский и партнеры» Елена Городисская.

«Сама по себе пандемия не является фактором, который по закону может влиять на размер ответственности нарушителя интеллектуальных прав,— возражает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Елена Трусова.— Суды в данном случае расширительно толкуют критерий соразмерности и справедливости компенсации и принимают во внимание имущественное положение нарушителя и обстановку в стране».

По ее мнению, «с чисто правовой точки зрения такой подход сомнителен».

Ирина Шурмина добавляет, что ссылка на коронавирус не подтверждает автоматически тяжелую финансовую ситуацию ответчика и суды должны проверять связь между распространением вируса и убытками ответчика. «Сама по себе пандемия коронавируса не должна оправдывать нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности»,— соглашается партнер Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг.

По ее словам, эпидемия может быть дополнительным, а не самостоятельным основанием для смягчения ответственности, то есть все остальные условия тоже должны соблюдаться, а ответчик сам должен попросить суд о снижении компенсации и привести аргументы.

При этом, уточняет госпожа Шурмина, довод о влиянии пандемии может быть отклонен со ссылкой на то, что предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск, а продавец обязан проверять приобретаемый и реализуемый товар на наличие обременений со стороны третьих лиц.

При этом большинство опрошенных “Ъ” юристов полагает, что подход суда к определению административной ответственности должен отличаться от подхода к определению гражданской.

«Несмотря на то, что компенсация носит штрафной характер, денежные средства взыскиваются в пользу лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

В свою очередь, административная ответственность накладывается в рамках публично-правовых отношений, и штраф взыскивается в бюджет государства, которое накладывало соответствующие ограничения на предпринимателей во время пандемии.

Следовательно, к выбору санкции за административное правонарушение суды должны подходить более лояльно, чем при определении размера компенсации за нарушение исключительного права в рамках ГК РФ»,— уверена госпожа Тиллинг.

Административный штраф в пользу бюджета может быть оправдан в условиях пандемии, но уменьшение компенсации правообладателю нарушает принципы соразмерности, справедливости и равенства, считает госпожа Городисская.

«По своей сути компенсация — это мера ответственности за нарушение права, целью которой является возмещение потерь правообладателя от неправомерных действий нарушителя, размер которой должен сбалансировать экономические интересы сторон.

Но в период пандемии риск экономических потерь равен для обеих сторон, и ущемление интересов правообладателя со ссылкой на это обстоятельство в пользу нарушителя вряд ли можно считать справедливым»,— полагает Елена Городисская.

Елена Трусова соглашается, что «от пандемии страдает и истец, не только ответчик», поэтому баланс интересов сторон «заключается в равном отношении к ним при учете обстоятельств глобального характера».

«В указанных делах суд исходит из негативного влияния пандемии на финансовое положение нарушителя, но не учитывает это влияние на деятельность истца и его потребность в получении причитающейся ему компенсации, которая из-за той же эпидемии может быть особенно острой»,— обращает внимание госпожа Трусова.

По мнению Екатерины Тиллинг, перед судами стоит сложная задача найти грань между интересами правообладателя и нарушителя: «С одной стороны, снижение компенсации может улучшить положение малого бизнеса, который больше всех пострадал от пандемии. С другой — смягчение ответственности всегда негативно сказывается на правообладателях, и если размер компенсации снижается настолько, что нарушать их права становится выгодным, то количество нарушений будет увеличиваться».

Арбитражная группа

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4377981

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*